Cuando una solicitud de marca de la Unión Europea (“marca de la Unión”) es desestimada, retirada o tenida por retirada, o cuando dicha marca deje de producir efectos por cualquier otro motivo, esta podrá transformarse en una marca nacional con plena validez en los Estados miembros de la Unión Europea. Para ello, el solicitante o titular de la marca de la Unión podrá solicitar su transformación en marca nacional en los países no afectados por los motivos de denegación o cancelación de la misma.
La marca nacional resultante de la transformación se considerará presentada en la fecha de presentación que se le hubiere otorgado como solicitud de marca de la Unión y, si tenía prioridad o antigüedad reivindicada, gozará de estos derechos. Por lo demás, la solicitud de transformación se tramitará como una solicitud de marca nacional cuando la misma tenga por objeto una solicitud de registro de marca de la Unión que todavía no hubiera llegado a registrarse ante la EUIPO.
Por el contrario, si la solicitud de transformación se refiriera a una marca de la Unión que ya hubiera sido registrada ante la EUIPO, se acordará sin más trámite su concesión como marca nacional aplicándosele las disposiciones del artículo 22.4 de la Ley de Marcas. No obstante, cuando hubiera quedado pendiente de pronunciamiento en cuanto al fondo algún motivo de nulidad o caducidad capaz de afectar a la protección de la marca en España como consecuencia de la renuncia, falta de renovación o por cualquier otra causa provocada por el titular de la marca, la solicitud de trasformación se tramitará como una solicitud de marca nacional al igual que en el caso del párrafo anterior. Contra el acuerdo de concesión directa previsto en este párrafo no podrá formularse recurso basado en la concurrencia de prohibiciones absolutas o relativas, pero sí que podrá fundarse este en el incumplimiento de los requisitos exigidos para la válida transformación directa de la marca de la Unión solicitada.
El procedimiento de transformación de una solicitud o de una marca de la Unión en solicitud de marca nacional española se divide en dos fases consecutivas:
i) una primera fase ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO); y
ii) una segunda fase ante la OEPM.
La tramitación de la transformación de una marca de la Unión se iniciará con la solicitud de transformación y pago de la preceptiva tasa en la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), que deberá cursarse en el plazo de 3 meses a contar desde la comunicación recibida acerca de la retirada, renuncia, falta de renovación o 3 meses desde que la resolución de denegación de la EUIPO o resolución del Tribunal de Marcas de la Unión adquiera fuerza de cosa juzgada.
Para más información sobre esta fase del procedimiento puede consultar las directrices de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea:
La fase ante la OEPM del procedimiento de transformación no podrá iniciarse hasta que la EUIPO acepte la petición de trasformación y transmita dicha aceptación a la OEPM y al resto de oficinas nacionales.
La tramitación del procedimiento de transformación ante la OEPM comenzará con la presentación de la solicitud de transformación por parte del solicitante. La OEPM no remitirá ningún tipo de notificación al solicitante o sus representantes antes de que se presente dicha solicitud, por lo que estos deberán presentar directamente toda la documentación exigida por el artículo 86.2 de Ley de Marcas dentro del plazo de DOS MESES a contar desde la recepción de la petición de transformación por la OEPM previsto en el artículo 42.1 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas.
La fecha de inicio de este plazo de dos meses será la que se comunique por la EUIPO cuando notifique al solicitante la fecha de transmisión de la petición de transformación a la OEPM conforme a lo dispuesto en el artículo 140.5 in fine del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea; fecha que, además de notificarse al solicitante de la marca de la Unión Europea objeto de transformación, puede consultarse por cualquier interesado en el Registro de Marcas de la Unión Europea. Esta fecha coincide con la fecha en que la OEPM recibe de la EUIPO la petición de transformación.
Una vez recibida la solicitud de transformación, la OEPM emitirá un justificante de presentación de la misma y comunicará al solicitante el número de marca nacional asignado al expediente en tramitación. Esta comunicación se remitirá a la dirección de correo electrónico que haya indicado en la solicitud de transformación de marca.
La solicitud de transformación podrá presentarse a través de la sede electrónica. Para ello, puede utilizarse el formulario disponible en el trámite Solicitud de transformación de una marca de la Unión Europea en marca nacional” de la misma, pudiendo consultar sus instrucciones de cumplimentación para evitar incurrir en posibles errores.
De cumplimentación para evitar incurrir en posibles errores.
Tenga en cuenta que además de cumplimentar dicho formulario, la solicitud de transformación tendrá que acompañarse también de, al menos, los siguientes elementos:
a. Abonar la tasa de solicitud de registro y adjuntar el justificante de pago (clave ME01
para la solicitud electrónica; clave MT01 para presentaciones en papel).
b. Presentar una traducción al castellano tanto de la petición de transformación
presentada ante la EUIPO como de los documentos que acompañaran a dicha
petición, cuando no estuvieran redactados en este idioma.
c. Asimismo, se recuerda a los solicitantes de transformación de marcas de la Unión
que para reivindicar la prioridad unionista en la nueva marca nacional resultante de la
transformación deberán cumplir con los requisitos previstos por los artículos 14.3 de
la Ley de Marcas y 6 del Reglamento de Ejecución de la Ley de Marcas.
Si en el referido plazo de dos meses no se cumplieran estos requisitos, la solicitud de transformación se tendrá por desistida.