The Madrid System

El Sistema Internacional de Registro de Marcas consta de tres etapas en las que intervienen una “oficina de origen” -en nuestro caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, la “OEPM”)-, la OMPI y cada uno de los países u organizaciones designados en la solicitud.

Etapa 1: presentación de la solicitud de registro internacional ante la OEPM

El primer paso para iniciar la tramitación de la solicitud de registro internacional consiste en presentar la solicitud ante la OEPM como oficina de origen, siempre que el solicitante cuente con una solicitud o registro de marca nacional en vigor que le sirva de base.

Una vez recibida la solicitud, la OEPM examinará y certificará:

• Que se ha satisfecho el pago de la tasa nacional de intermediación.

• Que el solicitante de la marca internacional es el mismo que consta en la solicitud o registro de marca nacional que sirve de base; y que su dirección es coincidente.

• Que el signo para el que se solicita el registro de marca internacional es idéntico a la reproducción del signo que consta en la marca nacional de base.

• Que las indicaciones incluidas en la solicitud de marca internacional figuran igualmente en la solicitud o registro de la marca nacional de base (tipo de signo, colores y/o descripción).

• Que los productos o servicios para los que se solicita la marca internacional son idénticos a los que constan en la marca nacional de base, o que la limitación solicitada es admisible por no suponer una ampliación de los productos o servicios incluidos en la marca nacional.

Efectuado el examen por la OEPM y verificados todos estos extremos, la solicitud de registro internacional será enviada a la OMPI, siendo la fecha de presentación de la solicitud de registro internacional aquella en la que se haya presentado ante la OEPM siempre que no hayan transcurrido más de dos meses desde dicha fecha.

En el supuesto de que se detecten defectos en la solicitud de registro internacional objeto de examen, la OEPM requerirá al solicitante para que proceda a la subsanación de los mismos en el plazo de 10 días hábiles, indicándole que, en caso de no constar subsanación en el plazo indicado, se le tendrá por desistido de su solicitud. Solo cuando se hayan subsanado los defectos en plazo se procederá al envío de la solicitud de registro internacional a la OMPI.

Etapa 2: Examen formal de la Oficina Internacional (OMPI)

Recibida la solicitud de registro internacional, la OMPI efectúa un examen formal de la misma. Si constata que la solicitud es correcta:

• Se inscribe en el Registro Internacional, otorgándole el número de registro internacional (NRI o IRN, por sus siglas en inglés), que será el mismo para todos los países u organizaciones que se designen.

• Se informa a la oficina de origen.

• Se comunica a las oficinas de los países u organizaciones designadas.

• Se envía un certificado de registro internacional al titular.

• Se publica en la Gaceta de la OMPI.

Por el contrario, en caso de que se adviertan defectos en la solicitud de registro internacional, la OMPI lo notificará al solicitante haciéndole saber que, en caso de no proceder a la subsanación de los mismos, se le tendrá por desistido en su solicitud. El solicitante podrá llevar a cabo la subsanación de los defectos señalados directamente con la OMPI o por conducto de la OEPM, dependiendo de la causa.

Etapa 3: Examen de fondo por las Oficinas de los miembros designados

Cada una de las oficinas de los países u organizaciones designadas en la solicitud de registro internacional recibirá la solicitud por parte de la OMPI y efectuará el examen conforme a su legislación nacional. Del resultado del mismo emitirá una decisión, dentro de un plazo de 12 o 18 meses, en el sentido de si puede ser protegida (total o parcialmente) en su territorio. La OMPI trasladará al solicitante la decisión que cada una de las oficinas haya adoptado acerca de la protección en su territorio. Cada una de las decisiones será adoptada de forma independiente, de tal forma que la marca puede resultar protegida (total o parcialmente) en unos territorios y en otros no.

Antes de emitir una decisión desfavorable definitiva, la oficina del país u organización designada responsable de la misma emitirá una denegación provisional motivada y el solicitante contará con la posibilidad de rebatir los argumentos de esta decisión en el plazo que le otorgue la oficina designada para ello.  La oficina designada analizará, en su caso, los argumentos alegados por el solicitante o su representante y, en base a ello, emitirá una declaración definitiva acerca de la protección (total o parcial) de la marca.

La OEPM no interviene en esta fase del procedimiento. Si el solicitante desea rebatir los argumentos esgrimidos por la oficina designada deberá comunicarse directamente con la misma, considerando las particularidades de cada una de ellas. Puede consultar el perfil de los estados miembros donde encontrará información adicional y aclaratoria sobre la legislación, requisitos y procedimiento en cada uno de ellos.

  1. Cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

• Tener nacionalidad española;

• Tener el domicilio en territorio español; o

• Contar con un establecimiento industrial o comercial en territorio español.

  2. Contar con una solicitud o registro de marca nacional española, que se considerará la marca

      de base.

La presentación de la solicitud de registro internacional puede realizarse en paralelo a la solitud de registro nacional, siendo posible presentar la solicitud de registro de marca nacional e, inmediatamente a continuación, la solicitud de registro internacional con base en el número de expediente nacional otorgado.

En ningún caso puede llevarse a cabo la solicitud de registro internacional tomando como base una solicitud o registro de nombre comercial. El titular de un nombre comercial que desee obtener protección internacional por esta vía deberá, previamente, presentar una solicitud de registro de marca nacional para tramitar su solicitud de registro internacional con base en la misma.

También puede accederse al sistema internacional con una solicitud o registro de marca de la Unión Europea, si bien en este caso la solicitud de registro internacional deberá presentarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO, por sus siglas en inglés), ante la cual tendrá lugar la tramitación posterior sin que la OEPM intervenga para nada en el procedimiento.

La solicitud de registro internacional podrá presentarse en papel o de forma electrónica.

Si el solicitante es una persona física actuando por sí misma, podrá presentar el formulario MM2 para la solicitud de registro internacional en papel, cumplimentándolo mediante ordenador (no se admiten formularios cumplimentados a mano). Este formulario se encuentra disponible en la web de la Oficina Española de Patentes y Marcas: Oficina Española de Patentes y Marcas - Signos distintivos (oepm.es); y junto al mismo deberá incluirse el justificante de pago de la tasa nacional de intermediación (clave MT03). En cuanto a las tasas a abonar a la OMPI por la solicitud de registro internacional, para conocer su cuantía puede consultar la calculadora de tasas o la tabla de tasas, si bien también encontrará información adicional en el apartado TASAS.

La presentación de la solicitud de registro internacional en formato papel sólo será aceptada para aquellos solicitantes que sea personas físicas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En cualquier caso, recomendamos la presentación electrónica de las solicitudes de registro internacional siempre que sea posible por su mayor comodidad y la rapidez en su tramitación.

Por otro lado, con independencia de que el solicitante del registro internacional sea persona física o jurídica, los agentes de la propiedad industrial también están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con la Oficina Española de Patentes y Marcas en virtud del apartado tercero de la disposición adicional segunda del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

La presentación de la solicitud de registro internacional de forma electrónica se realiza a través de la sede electrónica de la OEPM. Para ello,  dispone de cualquiera de las siguientes opciones en la sección Trámites para marcas internacionales:

            A. Solicitud electrónica de registro internacional (Madrid eFiling)

                Este trámite le permite presentar y seguir la tramitación de su solicitud de registro

                internacional de forma rápida y sencilla desde el perfil de su cuenta en la OMPI.

                Cuenta con la Guía del Usuario de Madrid eFiling para solicitantes a su disposición,

                donde encontrará todos los detales e información adicional sobre el uso de este

                sistema para la presentación de su solicitud de registro internacional.

                Su principal ventaja es que el sistema recupera de forma automática los datos de la

                solicitud o registro nacional que sirve de base para la solicitud de registro internacional,

                de tal forma que ya no es necesario cumplimentar el formulario MM2 de forma manual.

                Gracias a ello se reducen los posibles errores y se posibilita una tramitación más

                rápida de su solicitud.

                Otra ventaja derivada de esta forma de presentación es el cálculo automático por el propio

                sistema de las tasas a abonar a la OMPI tomando como base las partes contratantes

                designadas que se hayan seleccionado. No obstante, recuerde que deberá aportar

                el justificante de pago de la tasa nacional de intermediación en el apartado

                documentos adjuntos  de la solicitud. Tenga en cuenta que el uso del sistema

                Madrid eFiling supone que toda notificación recibida en relación con su

                solicitud de registro internacional tendrá lugar utilizando exclusivamente

                este sistema, por lo que ni la OEPM ni la OMPI aceptarán contestaciones

                a irregularidades u otras comunicaciones remitidas por otros medios

                distintos al mismo.

            B. Solicitud de registro internacional (con formulario MM2).

                Este trámite le permite remitir el formulario MM2 a la OEPM por medios electrónicos,

                para lo cual deberá haberlo cumplimentado previamente. Tenga en cuenta que no

                podrán admitirse los formularios cumplimentados a mano, debiendo consignarse

                todos los datos del mismo mediante ordenador.

                Podrá adjuntar de manera electrónica a su solicitud todos aquellos documentos que

                considere pertinentes, como el formulario MM18 en caso de que solicite protección en

                Estados Unidos.

                 Además, este trámite le permite efectuar el pago de la tasa nacional de intermediación

                 (clave ME06) de forma simultánea a la presentación de su solicitud, con lo que este

                 quedaría validado de forma automática. En cuanto a las tasas a abonar a la OMPI por

                 la solicitud de registro internacional, para conocer su cuantía puede consultar

                 la calculadora de tasas o la tabla de tasas, si bien también encontrará información

                 adicional en el apartado TASAS.

En caso de requerir asistencia para consignar los datos en el formulario cuenta con una guía que contiene las indicaciones sobre cómo cumplimentar el formulario MM2. Si tras la consulta de la misma siguiera teniendo dudas, puede consultar a los servicios de información de la OEPM a través de alguno de los siguientes medios:

• Presencialmente, en la sede de la OEPM: Información, planta 1.

• Por teléfono: 910 780 780 o 902 157 530.

• Por correo electrónico, escribiendo a la dirección: informacion@oepm.es.

La fecha del registro internacional será la fecha de presentación otorgada a la solicitud de registro internacional por la oficina de origen siempre que la oficina internacional la reciba en los 2 meses siguientes y no exista ninguna irregularidad en la solicitud.

Con independencia del modo en que se presente la solicitud de registro internacional, bien sea en formato papel, en los supuestos previstos, o a través de la sede electrónica, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  1. En relación con el signo

• La marca objeto de la solicitud de registro internacional deberá ser idéntica a la solicitud o registro de marca nacional que sirve de base.

• No será admisible ninguna modificación (adición o supresión de elementos) en los signos denominativos. Si la solicitud/registro nacional de base es figurativa y la reproducción consta en blanco y negro, no podrá solicitarse en color y viceversa. En caso de que se desee describir los colores del signo, los consignados en la solicitud internacional deberán ser descritos tal y como lo fueron en la solicitud o registro nacional de base.

• En el caso de utilizar la vía de Madrid eFiling, el tipo de signo y reproducción (según el tipo) se cargará por defecto en el apartado marcaincorporando la información que ya consta en la base de datos de la OEPM.

• Existe la posibilidad de utilizar varias marcas nacionales de base simultáneamente en una solicitud internacional siempre que tengan idéntico distintivo y titular. En ese caso, la solicitud internacional incorporará unificadamente los productos y servicios de todas esas marcas de base. En el caso de Madrid eFilinghabrá de hacerse al inicio de la solicitud, importando todos los signos en los que quiera basarse la solicitud de marca internacional.

  2. En relación con los productos y servicios

• La solicitud internacional podrá abarcar todos o solo algunos de los productos y servicios protegidos por la marca nacional de base, pero no podrá ampliarse la lista de productos y servicios inicial. Es decir, será admisible solicitar a nivel internacional menos productos o servicios de los consignados en la solicitud o registro que sirve de base, pero no podrán consignarse productos o servicios que no estuviesen inicialmente en la solicitud o registro de base.

• Existe también la posibilidad de efectuar limitaciones de productos/servicios para determinados países u organizaciones, que sólo surtirán efectos en los mismos.

• Debe prestarse especial atención a que la limitación que pretende efectuarse no suponga, en la práctica, una ampliación de la lista de productos y servicios de la solicitud o registro de base. Por ejemplo, si la marca nacional protege “prendas de vestir y calzado deportivo” y en la solicitud internacional se solicita “prendas de vestir y calzado” aunque se ha eliminado un término y en apariencia podría entenderse como una limitación, la realidad de la misma refleja una ampliación de los productos porque “calzado” es más amplio que “calzado deportivo”. A sensu contrario, sería admisible la limitación “prendas de vestir y calzado deportivo para niños”.

• Podrá comprobar con antelación si la lista de productos y servicios presentada será previsiblemente aceptada por la OMPI utilizando el Gestor de productos y servicios de Madrid.

  3. En relación con la fecha de prestación

• Podrá reivindicarse la prioridad de la marca nacional de base si la presentación de solicitud de registro internacional tiene lugar dentro de los 6 meses posteriores a la presentación de la solicitud de marca nacional. Esta reivindicación supondrá que la fecha de solicitud internacional será aquella en la que se presentó la solicitud de marca nacional. La reivindicación de la prioridad no supone el pago de tasa adicional. En el formulario MM2 deberá indicarse en el campo correspondiente, mientras que al utilizar la vía Madrid eFilingencontrará un apartado en el que, si la solicitud de registro internacional cumple con los requisitos para beneficiarse de la prioridad, se incorporarán los datos por defecto.

  4. En relación con los datos del solicitante

• Deberá proporcionar los datos de identificación del solicitante, dirección y datos de correspondencia y contacto. Asimismo, deberá hacer constar una dirección de correo electrónico distinta a la del mandatario, en caso de haberlo.

• Es imprescindible que el titular y su dirección sean las mismas en el expediente nacional de base y en la solicitud internacional. En caso de que la dirección hubiera cambiado, habrá de solicitarse un cambio de dirección del solicitante en el expediente nacional de base para la corrección de ese dato y comunicar la inscripción del cambio cuando se efectúe el mismo.

• En caso de que los solicitantes fueran varios, deberán identificarse todos ellos en el formulario. En este caso, si no se indica lo contrario y no se nombra mandatario, las comunicaciones se realizarán al solicitante que figure en primer lugar.

• Deberá justificar que cuenta con derecho para presentar la solicitud internacional (punto de conexión con la oficina de origen, es decir, el solicitante es nacional, o tiene su domicilio o un establecimiento real y efectivo en el país de origen).

• Existe la posibilidad de nombrar a un mandatario (representante habilitado o agente de la propiedad industrial). En tal caso, se proporcionarán sus datos de identificación y datos de contacto y las comunicaciones y notificaciones tendrán lugar directamente con el representante y no con el solicitante.

• El formulario MM2 podrá contar con la firma del solicitante o mandatario, si bien este extremo no es obligatorio

  5. En relación con las designaciones

• Si se designa la Unión Europea, deberá indicarse un segundo idioma. No deberá indicarse ningún otro idioma si no tiene lugar esta designación.

• Deberá incluir la declaración de intención de uso si así lo exige alguno de los países u organizaciones designados, como es el caso de Estados Unidos. En este caso deberá incluirse adicionalmente el formulario MM18, que deberá estar firmado. Se recomienda la presentación conjunta con el formulario de solicitud de registro internacional MM2 o, en su defecto, a la mayor brevedad para evitar irregularidades.

En los casos donde se presente el formulario MM2, ya sea en papel o a través de la sede electrónica de la OEPM, el mismo deberá estar cumplimentado en castellano.

Existe la posibilidad de seleccionar como idioma de futuras comunicaciones con OMPI el castellano, inglés o francés. En caso de que no se seleccione ninguna preferencia, se entenderá que el idioma de comunicaciones es aquel en el que se ha rellenado el impreso, es decir, el castellano.

Asimismo, en caso de que el solicitante elija la Unión Europea como una de las partes designadas, deberá elegir un segundo idioma marcando la correspondiente casilla en la nota al pie 1 del apartado 11, correspondiente a las designaciones, para el caso de que el formulario se cumplimente en papel; o indicarlo en el apartado correspondiente en el caso de que se esté usando la vía de Madrid eFiling.

La solicitud de registro internacional surte en cada uno de los países u organizaciones designados los mismos efectos que una solicitud de registro presentada directamente en cada uno de ellos. Por ello, una vez concedida la protección del registro internacional, los derechos que otorga a su titular en dicho territorio se equiparan a los conferidos por una marca nacional de ese país u organización, como si su registro hubiese sido solicitado y concedido directamente en cada una de las oficinas designadas.

Una vez asignado el número de registro internacional (NRI o IRN, por sus siglas en inglés) por parte de la Oficina Internacional de la OMPI, podrá consultar el estado en tiempo real de la misma introduciendo el número de registro internacional en el formulario de búsqueda de la base de datos Madrid Monitor.

Asimismo, antes de contar con el número de registro internacional, también puede consultarse el estado en tiempo real de la tramitación de la solicitud de registro introduciendo el número de la solicitud o registro nacional de base en la opción de búsqueda “búsqueda en tiempo real” de la base de datos Madrid Monitor.

El sistema internacional de registro de marcas se caracteriza por la posibilidad de ampliar en todo momento la protección a países u organizaciones que no fueron inicialmente consignados en la solicitud de registro internacional. Por ello, a través de las designaciones posteriores existe la posibilidad de designar otros países u organizaciones en un momento posterior al de la solicitud de registro internacional, que serán tratadas y examinadas conforme a la legislación nacional de cada país u organización como una solicitud, con la particularidad de surtir efecto en la fecha en que se presente dicha designación posterior.

Será necesario cumplimentar el formulario MM4 y abonar las correspondientes tasas (ver apartado TASAS). El formulario podrá presentarse por conducto de la OEPM o directamente ante la OMPI, a través de la designación posterior en línea.

Dispone de una guía para cumplimentar el formulario relativo a las designaciones posteriores que puede serle de utilidad.

El registro internacional de la marca será válido durante 10 años tomando como fecha de referencia la fecha de presentación otorgada al registro internacional. Al término de cada período de 10 años se puede renovar el registro indefinidamente por periodos de la misma duración.

La fecha en que surta efecto la renovación será la misma para todas las designaciones que figuren en el registro internacional, con independencia de la fecha en que esas designaciones (en el momento de la solicitud o con posterioridad) se hayan inscrito en el Registro Internacional.

Este trámite podrá efectuarse por conducto de la OEPM como oficina de origen, presentando el formulario MM11 cumplimentado y abonando la correspondiente tasa de intermediación (clave MT11 o clave ME04, según la presentación tenga lugar en papel o por medios electrónicos, respectivamente) o a través del trámite en línea de la OMPI.

Dispone de una guía para cumplimentar el formulario relativo a las renovaciones que puede serle de utilidad.