Novedades en marcas: la prueba de uso

Como ya hemos podido comentar en ocasiones anteriores, a raíz de la transposición de la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, realizada a través del RD-ley 23/2018, se reformó la Ley 17/2001, de Marcas.

Entre las principales novedades de este cambio se encontraba la introducción de la prueba de uso en la fase de oposiciones. Esta nueva parte del procedimiento permite a los solicitantes de un signo distintivo defenderse en el caso de que se presenten oposiciones basadas en derechos anteriores, pues obliga a quien se oponga al registro de una solicitud de marca, si así lo pide el solicitante, a probar el uso de los signos en los que basa su oposición para que la misma pueda ser tenida en cuenta.

Los usuarios del sistema de registro de marcas han requerido una ampliación de la información en relación a esta nueva parte del procedimiento. En respuesta a esta demanda, desde la OEPM se ha elaborado un manual informativo sobre la prueba de uso.

En esta publicación se podrá encontrar información acerca de qué es la prueba de uso, quién la puede solicitar o sobre qué signos oponentes se puede pedir la prueba. Además, en el manual se explica qué es el uso efectivo de un signo distintivo, los factores sobre los que es necesario probar dicho uso efectivo, así como, los motivos que pueden justificar la falta de uso de los mismos.  También se hace hincapié en las distintas fases de este procedimiento y en las cuestiones formales más importantes a tener en cuenta durante el mismo.

Hasta el 1 de mayo de 2021, se han interpuesto 15.465 oposiciones a solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2019, fecha en la cual entró en vigor el desarrollo reglamentario del artículo 21 de la LM que regula la prueba de uso. Para defenderse de dichas oposiciones, se han presentado 1.107 peticiones de prueba de uso y se han aportado pruebas acreditativas de ese uso efectivo en 689 expedientes.

La introducción de esta nueva fase del procedimiento ha supuesto un enorme reto para la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. (OEPM), pues ha tenido que modificar de forma sustancial sus procedimientos internos y el flujo de trabajo establecido. Además, se han desarrollado cinco nuevos trámites electrónicos para que fuera posible presentar de una manera sencilla y accesible no solo la petición de prueba de uso sino todos los trámites posteriores necesarios para poder llevar a cabo la tramitación de esta nueva parte del procedimiento.

En definitiva, este manual permitirá no sólo al solicitante de la prueba de uso sino también a quien debe probar el uso de los signos oponentes, tener la información suficiente para poder realizar correctamente los trámites necesarios para concluir esta fase del procedimiento, sabiendo que se trata de una fase que puede implicar importantes consecuencias, pues de no probarse el uso de dichos signos, la oposición no podrá ser tenida en cuenta.