Cessions i llicencies

CESIONES

Solicitud de cesión total de una marca o nombre comercial.

Para que conste en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. el nuevo titular o solicitante de una marca o nombre comercial deberá solicitar una inscripción de cesión.

La solicitud puede realizarse por el cedente (propietario de la marca o nombre comercial) o el cesionario (quien adquiere la marca o nombre comercial).

Deberá incluir la siguiente documentación para solicitar la inscripción de una cesión o transferencia de una marca o nombre comercial:

• La solicitud de cesión cumplimentada. Puede obtener el formulario 4004-C

• Documentación acreditativa de la cesión. Para más información consulte el siguiente apartado.

• Justificante del pago de las tasas. Pueden consultarse las tasas en vigor

La documentación puede aportarse a través de la Sede Electrónica

Documentación acreditativa.

La documentación acreditativa de una cesión varía en función del tipo de cesión que se inscribe. El artículo 49 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas distingue varios supuestos:

1. A) Si la cesión o transferencia se produce como consecuencia de una relación CONTRACTUAL debe aportarse alguno de los siguientes documentos:
   • Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
   • Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
   • Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario. Junto a la firma deberá indicarse nombre, apellidos y cargo, en su caso, de quien firma en nombre del cedente y del cesionario. Puede obtener el formulario 4006 de certificado de cesión:

Puede obtener el formulario 4010 de documento de cesión

Es importante resaltar que para acreditar una cesión contractual no es válido un contrato privado.

1. B) Si la cesión o transferencia se produce por fusión, por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial debe aportarse alguno de los siguientes documentos:

   • Testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento.

   • Copia del documento que pruebe el cambio, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente.

Mediante una única solicitud de cesión de marca o nombre comercial se puede solicitar la inscripción de varias cesiones consecutivas que afectan a una misma marca o nombre comercial (varios tractos). Deberán acreditarse todos los tractos o cesiones que se han realizado sobre los expedientes cedidos y abonar una tasa por cada tracto y expediente afectado.

Asimismo, puede solicitarse la inscripción de una cesión de varias marcas o nombres comerciales en una única solicitud de cesión siempre que las partes (cedente y cesionario) coincidan. Deberá abonarse una tasa por expediente afectado.

Pueden consultarse las tasas en vigor:

Cesión parcial de una marca o nombre comercial.

Si solo se ha realizado la cesión para parte del listado de productos y servicios de una marca o nombre comercial deberá solicitar la inscripción de una cesión PARCIAL. Para ello deberá aportarse la siguiente documentación:

• Solicitud de cesión. Deberá indicarse que se trata de una cesión PARCIAL en la casilla 19 del formulario 4004-C. Puede obtener el formulario 4004-C:

• Documentación acreditativa de la cesión.

• Justificante del pago de las tasas.

• Formularios de solicitud divisional. Deberá marcarse en la casilla 1 del formulario 4101 la indicación “MARCA DIVISIONAL”. Puede obtener el formulario 4101:

Se deberán cumplimentar tantas solicitudes como divisiones resulten de la cesión. Si se inscribe la cesión parcial de un solo expediente, deberán presentarse dos solicitudes    divisionales. La primera contendrá los datos identificativos y dirección del cedente. En ella se indicarán los productos y servicios sobre los que mantiene la titularidad. La  segunda contendrá los datos identificativos y dirección del cesionario. En ella se indicarán los productos y servicios que se ceden.

Además de una tasa de cesión según el número de tractos y expedientes afectados, deberán abonarse tantas tasas divisionales como expedientes divisionales resulten de la cesión parcial.

Pueden consultarse las tasas en vigor:

Diferencia entre cesión y cambio de nombre de una marca o nombre comercial.

En el cambio de nombre la titularidad permanece intacta, no hay traslación de dominio. El titular cambia su nombre.

En la cesión o transferencia se produce una traslación del dominio, inscribiéndose en el registro la titularidad del nuevo propietario.

Subrogación en la posición jurídica del cedente por el cesionario.

El contrato de cesión de marca es un contrato esencialmente traslativo. En consecuencia, el cesionario se subroga en la posición jurídica que ocupaba el cedente. Esta posición jurídica es la que deriva del registro de la marca en la OEPM.

Se le transmiten al cesionario las cargas de la marca o nombre comercial y los derechos a favor de terceros inscritos en el registro en el momento de la cesión.

LICENCIAS Y SUBLICENCIAS

Solicitud de licencia o sublicencia de una marca o nombre comercial.

Para que se inscriba en las bases de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A. la licencia o sublicencia de una marca o nombre comercial deberá solicitar una inscripción de licencia o sublicencia.

La solicitud puede realizarse por el licenciante (propietario de la marca o nombre comercial) o el licenciatario (quien adquiere el derecho de uso de la marca o nombre comercial según las condiciones de la licencia).

Se debe aportar:

• La solicitud de licencia cumplimentada. Puede obtener el formulario 4004-L:

• Documentación acreditativa de la licencia. Para más detalle consulte el apartado siguiente.

• Justificante del pago de las tasas. Pueden consultarse las tasas en vigor:

La documentación puede aportarse a través de la Sede Electrónica:

Documentación acreditativa.

La documentación acreditativa de una solicitud de inscripción de licencia o sublicencia varía en función del tipo de licencia que se inscribe. El artículo 49 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas distingue varios supuestos:

1. A) Si la licencia o sublicencia se produce como consecuencia de una relación CONTRACTUAL debe aportarse alguno de los siguientes documentos:
   • Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
   • Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
   • Certificado o documento de licencia firmado por el titular de la marca y quien adquiere el derecho de  uso de la misma. Junto a la firma deberá indicarse nombre, apellidos y cargo, en su caso de quien firma en nombre del licenciante y del licenciatario. Puede obtener el formulario 3305X de certificdo de licencia:

Puede obtener el formulario 3306X de documento de licencia:

Para acreditar una licencia o sublicencia contractual no es válido un contrato privado.

1. B) Si la licencia o sublicencia se produce por imperativo de la ley, por resolución administrativa o por decisión judicial debe aportarse alguno de los siguientes documentos:

   • Testimonio emanado de la autoridad pública que emita el documento.

   • Copia del documento que pruebe el derecho, autenticada o legitimada por notario o por otra autoridad pública competente.