Aunque el término “patente de software” es de uso frecuente, es equívoco. En la Oficina Europea de Patentes (OEP) más que a patentes de programas informáticos nos referimos a invenciones implementadas en ordenador. Una invención implementada en ordenador es aquella que implica el uso de un ordenador, una red informática u otro aparato programable en el que una o más de sus funciones se llevan a cabo total o parcialmente gracias a un programa de ordenador.

En virtud del Convenio de la Patente Europea (CPE), un programa de ordenador reivindicado “como tal” no es una invención patentable (Artículo 52 (2) (c) y (3) CPE). Las invenciones con programas de ordenador que implementan métodos de actividades económicas, matemáticos o similares, pero que no aportan ningún “efecto técnico adicional” (por ejemplo porque resuelven un problema en el campo de las actividades económicas y no uno técnico) no son patentables en virtud del CPE. El hecho de que incluyan un programa de ordenador no significa que dichas invenciones sean patentables automáticamente. Por otro lado, pueden concederse patentes para invenciones implementadas en ordenador que resuelvan un problema técnico de forma inventiva. Como con todas las invenciones, las invenciones implementadas en ordenador son patentables únicamente si satisfacen estrictos criterios de patentabilidad. Deben tener carácter técnico, ser nuevas y realizar una contribución técnica inventiva al conocimiento disponible en la fecha en que se presentó la primera solicitud (= la fecha de prioridad). Este último requisito es relevante para determinar la actividad inventiva de una invención en virtud del CPE.

La práctica de examen de este tipo de invenciones seguida por la Oficina Española de Patentes y Marcas es esencialmente la misma que la aplicada por la Oficina Europea de Patentes.

A la hora de buscar protección en España para los programas informáticos se debe tener presente que el derecho de autor sobre los programas de ordenador se regula por los preceptos del Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Por otra parte, no están protegidos mediante derechos de autor los efectos técnicos que se producen como consecuencia de la ejecución de los programas y se debe recordar que cuando los programas de ordenador formen parte de una patente gozarán de la protección que pudiera corresponderles por aplicación del régimen jurídico de la Propiedad Industrial, sin perjuicio de lo dispuesto en citado Real Decreto legislativo.

El creciente impacto de la tecnología informática

Las invenciones implementadas en ordenador se usan cada vez más en todos los ámbitos de la tecnología. Una gran cantidad de solicitudes de patentes presentadas ante la OEP están relacionadas con áreas en las que se usan. Algunas, como los teléfonos inteligentes, los juegos de ordenador y los sistemas de gestión de derechos digitales son muy visibles para el público. Sin embargo, existen muchas otras tecnologías que han aumentado su funcionalidad y eficiencia gracias a invenciones implementadas en ordenador.

Cabe destacar:

• sistemas de control de motores que usan tecnología de inyección y combustión limpia

• ayudas para el conductor y dispositivos de seguridad en automóviles

• consumo reducido de agua y electricidad en electrodomésticos, como lavadoras, refrigeradores y aspiradores

• desarrollo de nuevos medicamentos

• mayor precisión y uso de tecnología de imaginería médica

• herramientas de primeros auxilios como desfibriladores automáticos, ahora habituales en lugares públicos

En muchos casos es posible que la parte innovadora de un nuevo producto o proceso sea un programa de ordenador. El impacto de estas invenciones en nuestra vida diaria está aumentando, así como las ventajas tanto para el individuo como para la sociedad en conjunto.

 

Patentes para los innovadores, los consumidores y la sociedad

El sistema de patentes no existe solo para beneficiar a los innovadores.

Todos sacamos partido de los avances tecnológicos, no solo como consumidores, sino también como individuos pertenecientes a una sociedad industrializada. Los desarrollos tecnológicos, facilitados por el sistema de patentes, ayudan a crear empleo e ingresos y, por consiguiente, contribuyen al crecimiento económico.

Las patentes promueven la innovación de dos formas. En primer lugar, permiten que los innovadores recuperen su inversión en actividades de I+D. Si una invención satisface los estrictos criterios de patentabilidad, al solicitante se le recompensa con un derecho exclusivo temporal que impide que terceros (competidores incluidos) hagan uso de la invención patentada sin su consentimiento, a cambio de la divulgación de la invención. Los investigadores innovan sabiendo que posiblemente podrán obtener protección para sus ideas inventivas.

Hoy en día es difícil imaginar que una empresa se plantee lanzar sus productos al mercado sin disponer de una adecuada protección garantizada por patente, sobre todo cuando están en juego costes de desarrollo y niveles de inversión de puesta en marcha elevados. Por consiguiente, una patente suele ser un elemento vital para el éxito de la comercialización. Se trata de un incentivo esencial para innovar y son incontables las innovaciones importantes que han llegado al mercado gracias al sistema de patentes.

En segundo lugar, el hecho de que todas las solicitudes de patente deban publicarse en un estadio inicial del proceso de obtención de patente garantiza que el público tenga acceso a información sobre las últimas innovaciones.

La publicación de este inmenso flujo de nuevas ideas contribuye enormemente a la base de conocimientos de la sociedad. Las bases de datos de patentes de la OEP son las mayores del mundo.

Con más de 70 millones de documentos, están disponibles al público gratuitamente en Internet. En tanto que fuente principal de información técnica, actúan como un incentivo para que los inventores desarrollen nuevas soluciones además de las ya patentadas.

Antes de que pueda concederse una patente europea, cada solicitud se somete a una búsqueda meticulosa y a un riguroso proceso de examen por parte de tres Examinadores de la OEP altamente cualificados. Ello garantiza que solo se concedan las solicitudes que cumplen los estrictos requisitos del CPE, y solo se patenten las invenciones auténticas que merecen protección. De esta forma, junto con las distintas posibilidades de que disponen terceros para intervenir en el procedimiento, se garantiza que las patentes europeas sean de alta calidad y aporten seguridad jurídica.

La búsqueda – situaciones especiales

Si se llega a la conclusión de que la totalidad de la materia de una solicitud de patente queda excluida de patentabilidad, no será posible llevar a cabo una búsqueda significativa y se comunicará al solicitante que no se realizará el informe de búsqueda. La gran mayoría de estos casos son rechazados por la OEP o retirados por el solicitante.

Si la solicitud contiene alguna materia no excluida de patentabilidad, por ejemplo una enseñanza técnica, el examinador puede considerar que dicha enseñanza es tan bien conocida (en otras palabras, parte del conocimiento general común), que no es necesario aportar un documento que lo pruebe. En tales casos, el informe de búsqueda no citará el documento o se citará un documento genérico que demuestre que la tecnología convencional era conocida para llevar a cabo actividades no técnicas.

Junto con el informe de búsqueda europeo, la OEP también publica una opinión de búsqueda europea, en la que el examinador expresa sus objeciones a la solicitud. Ello significa que, en un estadio muy temprano del procedimiento, la OEP tiene la oportunidad de indicar que las reivindicaciones son claramente no patentables y exponer los motivos para ello (por ejemplo que la invención carece completamente de carácter técnico, o que carece de actividad inventiva).

¿Se conceden patentes a invenciones triviales?

La expresión “invención trivial” es ambigua a la vez que subjetiva.

En el caso de referirse a aquellas patentes que terceros consideran que no deberían haberse concedido a causa de su falta de novedad o de actividad inventiva, dichos terceros podrán utilizar remedios legales para recusar dichas concesiones. Otro factor a tener en cuenta es que muchas invenciones patentadas pueden parecer triviales o no inventivas en retrospectiva, a pesar de no parecerlo en la fecha de presentación de la solicitud. La OEP rechazará las solicitudes que no cumplan los estándares jurídicos usuales. No obstante, si se concluye que una solicitud satisface los requisitos de patentabilidad y se concede la patente, las patentes nacionales resultantes no estarán incluidas en la jurisdicción de la OEP. En virtud del CPE, las disputas relativas a la validez y la infracción de las patentes europeas están sujetas a la legislación nacional, y la decisión final es competencia de los tribunales nacionales.

¿Deben las solicitudes de patentes incluir el código fuente de un programa?

No existe disposición legal alguna en virtud del CPE que obligue a los solicitantes a presentar el código fuente de un programa; la OEP tampoco lo pide. Tampoco examina los códigos ni los publica como anexos a los documentos de solicitud de patente (la solicitud de concesión, la descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen). El código fuente no es necesario para la descripción suficiente de una invención implementada en ordenador. A los efectos de examen y publicación, el concepto inventivo debe describirse en la solicitud de manera suficientemente clara y completa como para que un experto sobre la materia pueda ejecutar la invención, para tal fin no se requiere la divulgación del código fuente.

Derechos de amplio alcance para terceros

El CPE permite a terceros realizar el seguimiento del procedimiento de concesión de la patente y recurrir las decisiones tomadas por la OEP, por ejemplo si sale a la luz nuevo estado de la técnica (es decir, información que ya sea de dominio público). Las opciones son las siguientes:

Durante el procedimiento de la OEP

• Inspección de terceros de las solicitudes y documentos publicados relacionados con el examen

• Observaciones de terceros de solicitudes todavía pendientes

• Oposiciones de terceros a patentes concedidas

• Recursos de cualquier parte que se vea afectada desfavorablemente por una decisión de la OEP en procedimientos de concesión y oposición

La inspección de solicitudes publicadas (disponible en www.epo.org/register) o la presentación de observaciones son gratuitas. Las partes que deseen oponerse en procedimientos de la OEP no están obligadas a tener un interés económico o jurídico en la patente. En otras palabras, cualquiera puede presentar una oposición a una patente concedida.

Después del procedimiento de la OEP

• Acciones para la revocación de patentes europeas
(En los tribunales nacionales)

Marco legal

La OEP se rige por los Artículos y las reglas del Convenio de la Patente Europea (CPE), tal y como han aprobado los Estados miembros de la Organización Europea de Patentes e interpretado las Cámaras de Recurso de la OEP (la judicatura independiente de la Organización).

De conformidad con esta normativa, la OEP examina las solicitudes de patente para invenciones en todos los sectores de la tecnología con el fin de establecer si satisfacen los criterios de patentabilidad del CPE. Las patentes se concederán para invenciones a condición de que sean nuevas, supongan una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.

Estos principios también son aplicables a las invenciones implementadas en ordenador. El punto de partida es el Artículo 52 del CPE, según el cual se concederá una patente a cualquier invención en todos los campos de la tecnología, siempre que la invención satisfaga el resto de requisitos de patentabilidad y no quede excluida expresamente de la protección mediante patente.

Protección mediante patente para las creaciones técnicas

A pesar de que el CPE establece con cierto detalle los requisitos para la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial (Artículos 54, 56 y 57 del CPE), no contiene una definición jurídica del término “invención”. No obstante, el hecho de que la protección mediante patente quede reservada a las creaciones técnicas ha formado parte de la tradición jurídica europea desde los primeros días del sistema de patentes. En consecuencia, el objeto para el cual se busca protección debe tener carácter técnico o, para ser más precisos, debe incluir una enseñanza técnica, es decir, una instrucción dirigida a un experto técnico sobre cómo resolver un problema técnico particular (antes que, por ejemplo, un problema financiero, comercial o matemático) mediante el uso de medios técnicos particulares. Se trata de un requisito que debe satisfacerse para que la invención no quede excluida de la patentabilidad.

A pesar de que el CPE no define el término “invención”, incluye una lista de materias o actividades que no deben considerarse como invenciones. La lista, que puede encontrarse en el Artículo 52 (2) CPE, incluye “métodos en el campo de las actividades económicas” y “programas de ordenador”.

En virtud del Artículo 52 (3) CPE, estas exclusiones deben interpretarse de forma limitada. La materia o las actividades de la lista solo se excluirán si la solicitud de patente europea o la patente las tienen por objeto como tales. En consecuencia, no quedan excluidas las invenciones con un carácter técnico que puedan ser implementadas por programas de ordenador.

La jurisprudencia de las Cámaras de Recurso

Las Cámaras de Recurso, que disfrutan de independencia en sus actividades jurisdiccionales, son responsables de revisar las decisiones de la OEP en los procedimientos de concesión y oposición. Interpretan el CPE en los casos en que surgen disputas, incluidas las cuestiones de qué se excluye y qué no y por qué.

En el ámbito de las invenciones implementadas en ordenador, las Cámaras han desarrollado la interpretación de las disposiciones del CPE relacionadas con el término “invención” en muchos casos, y han aportado orientación respecto a lo que es y no es patentable.

Según la práctica establecida de la OEP siguiendo la línea de la jurisprudencia, las invenciones implementadas en ordenador pueden patentarse si incluyen una contribución técnica inventiva al estado anterior de la técnica, independientemente de si se implementan mediante hardware o software. No son patentables si no existe contribución técnica al estado anterior de la técnica, o si existe contribución pero ésta no es inventiva.

En virtud del CPE existen dos tipos básicos de reivindicación de patente:

• reivindicaciones para una entidad física (producto, aparato)

• reivindicaciones para una actividad (proceso, uso)

El que un procedimiento se lleve a cabo mediante circuitos especiales o mediante un programa de ordenador depende de factores tecnológicos o económicos. La patentabilidad no se puede denegar basándose en que esté involucrado un programa de ordenador.

En cambio, las reivindicaciones dirigidas a métodos en el campo de las actividades económicas en las que no se definen ni se usan medios técnicos (es decir, métodos de actividades económicas “como tales”) quedan excluidas de la patentabilidad (Artículo 52 (2) (c) y (3) CPE). En los casos en que se definan o usen medios técnicos, la consideración apropiada es si existe actividad inventiva en aquellas características que poseen carácter técnico.

Las invenciones con programas de ordenador que implementan métodos comerciales, matemáticos o similares, pero que no aportan ningún “efecto técnico adicional” (por ejemplo porque resuelven un problema en el área de las actividades económicas y no uno técnico) no son patentables en virtud del CPE.

Las palabras “efecto técnico adicional” se escriben entre comillas porque existen efectos físicos inevitables al ejecutar un programa de ordenador en lo que a corrientes, voltajes y conmutación de transistores de conmutación se refiere, que se considerarían como el “efecto técnico normal”. En el caso particular de las invenciones implementadas en ordenador, se entenderá por “efecto técnico adicional” lo conseguido de forma adicional al efecto técnico normal, como por ejemplo la activación controlada de cargas explosivas en un dispositivo de airbag. Esta forma de considerar el “qué” y el “cómo” de invenciones implementadas en ordenador es de suma importancia para la práctica de la OEP.

Otros ejemplos de “efectos técnicos adicionales” podrían ser una comunicación más rápida entre dos teléfonos móviles con calidad mejorada en la transmisión de la voz o una gestión de la memoria más eficiente.

No obstante, la OEP solo permite estas reivindicaciones si están basadas en un proceso técnico nuevo e inventivo ejecutable por un programa de ordenador. Los detalles técnicos del “cómo” y el “qué” deben incluirse en la descripción.

No obstante, aunque los programas de ordenador pueden ser sumamente complejos, esto por sí solo no es indicativo del carácter técnico, ni de la existencia de un efecto técnico adicional.

A medida que la jurisprudencia se iba desarrollando, algunos solicitantes y otras partes interesadas empezaron a expresar que la forma en que se trataba a las invenciones implementadas en ordenador era poco clara o, incluso, incorrecta. En consecuencia, en 2008, el Presidente de la OEP remitió cuatro cuestiones de derecho (caso G 308) a la Gran Cámara de Recurso para obtener mayor orientación.

La Gran Cámara dictó su opinión sobre las cuestiones remitidas en 2010. Concluyó que la divergencia en la jurisprudencia a lo largo del tiempo es un desarrollo normal en un mundo en cambio constante y que, a pesar de no ser la única imaginable, la práctica de la OEP era predecible y fiable en cuanto a sus resultados. Hacía extensa referencia a la decisión T 154/04 (Estimating sales activity/Duns Licensing Associates), cuyo enfoque era considerado pragmático y útil para evaluar materia compuesta por una mezcla de funciones, algunas de las cuales tenían carácter técnico, mientras que otras no. La Cámara apuntó que se trataba de “un sistema elaborado (...) con el cual las Cámaras se sienten en general bastante cómodas” y un “sistema practicable para delimitar las innovaciones a las que es posible conceder una patente”.

La opinión apuntaba que la jurisprudencia no respondía a una cuestión, a saber, si un “dispositivo de memoria legible por ordenador” pierde su carácter técnico si se define de forma demasiado genérica o funcional. No obstante, la Cámara consideró que no era necesario responder a esta cuestión en ausencia de jurisprudencia acreditativa y porque ya existía una solución practicable.

De ahí que T 154/04 sea un resumen del enfoque tomado por la OEP en el examen de las invenciones implementadas en ordenador. Toma en consideración el efecto de la lista de invenciones no patentables del Artículo 52 (2) CPE para la determinación de si la materia reivindicada es inventiva, reconoce la evolución de la jurisprudencia de la OEP y confirma sus prácticas más recientes, según las cuales solo las características técnicas pueden tomarse como base para la novedad o la actividad inventiva.

De acuerdo con la decisión, los aspectos no técnicos de una invención pueden aparecer en la formulación del problema técnico como una limitación que debe cumplirse, pero los mismos aspectos no técnicos se excluyen de la evaluación de la actividad inventiva, ya que no tienen carácter técnico. Así pues, la evaluación de la actividad inventiva solo tiene en cuenta la contribución de las características y los aspectos técnicos de la invención, incluso si dichas características y aspectos únicamente están relacionados con “un ordenador”.

Algunos ejemplos de patentes concedidas y denegadas

La patente europea EP 771 280 está relacionada con una invención que permite la detección del funcionamiento correcto de una unidad de control de ABS.

La OEP concedió la patente porque lo que “hace” la unidad tiene carácter técnico.

La solicitud de patente europea EP 1 125 233 está relacionada con un método de planificación de tareas en un proceso industrial. La OEP la rechazó.

La solicitud de patente europea EP 1 022 691 está relacionada con un método de respuesta por parte de un programa de correo a una comunicación del servicio postal de que no es posible hacer entrega de un objeto de correspondencia dirigido a un destinatario. La OEP la rechazó.

El CPE, tal y como lo interpretan las Cámaras de Recurso, permite y obliga a la OEP a conceder patentes a muchas invenciones en las que el software representa una contribución técnica, incluidas las invenciones para:

• permitir que un proceso asistido por ordenador nuevo e inventivo opere un brazo de un robot

• mejorar un visualizador gráfico

• controlar el almacenamiento de datos entre memorias

• desviar distintas llamadas mediante una central telefónica en respuesta a una demanda

Las cosas que “se hacen” son “efectos técnicos adicionales”. Si la cosa hecha se sitúa en el ámbito excluido, no reviste consecuencias para la evaluación de la actividad inventiva.

En los Estados Unidos, se han concedido patentes para otros procesos, en particular relacionados con la venta al por menor. En Europa, estas invenciones solo son patentables si usan una red informática; de otro modo, se las excluiría.

Si la única cosa “hecha” por la red informática es permitir un método en el campo de las actividades económicas, entonces la materia no es inventiva, ya que la cosa “hecha”, aislada, quedaría excluida. El hecho de que un proceso específico de venta al por menor diera lugar a una implementación particular es obvio. Sin embargo, un experto técnico encargado de llevar a cabo la implementación precisaría la información necesaria sobre el proceso de venta al por menor. Sus características no contribuyen a la actividad inventiva.

Las rigurosas prácticas de examen de la OEP garantizan que únicamente se concede la patente a las solicitudes que satisfagan los requisitos de patentabilidad del CPE.

Este folleto es una traducción del material proporcionado por la Organización Europea de Patentes (OEP). Ha sido traducido por la Oficina Española de Patentes y Marcas con el permiso de la OEP. La OEP no acepta ninguna responsabilidad sobre la precisión de la traducción. La versión original está disponible en la página web de la OEP (www.epo.org/publications)

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